Договор сублицензирования

Содержание:

Между организациями заключен сублицензионный договор на передачу неисключительных прав использования программных средств (далее — ПС). В связи с производственной необходимостью сублицензиат хочет передать свое право использования ПС своей материнской компании. От правообладателя получено разрешение на передачу прав использования ПС путем заключения между материнской компанией и сублицензиатом (дочерней организацией) сублицензионного договора. Необходимо ли получать разрешение от сублицензиара (по которому был заключен сублицензионный договор с дочерней организацией)? Либо можно просто заключить сублицензионный договор между дочерней организацией и материнской организацией? Либо это может быть трехстороннее соглашение (между сублицензиатом, материнской организацией и дочерней организацией) о передаче прав? После заключения сублицензионного договора между дочерней организацией и материнской организацией все права перейдут к материнской компании либо дочерняя организация также может пользоваться данными программами?

К сожалению, мы не можем дать однозначных конкретных ответов на все интересующие Вас вопросы, поскольку эти ответы зависят от содержания уже заключенных договоров, а также о договоренностях относительно содержания договоров, заключение которых планируется. Поясним подробнее.
Прежде отметим, что Гражданским кодексом РФ предусмотрено существование только одного исключительного права на каждый конкретный объект интеллектуальной собственности (ст.ст. 1225, 1226, п. 2 ст. 1229 ГК РФ). Такое исключительное право является в своем роде аналогом права собственности на вещи и выражается в праве обладающего им лица (правообладателя) использовать соответствующий объект по своему усмотрению, а также разрешать или запрещать другим лицам его использование (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Предоставление другим лицам права использования объекта интеллектуальной собственности в соответствии с лицензионным договором является одной из форм распоряжения исключительным правом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Применительно к лицензионным договорам говорят об исключительной лицензии, когда по лицензионному договору правообладатель отказывается от права выдачи лицензий (заключения лицензионных договоров) на использование того же объекта интеллектуальной собственности, или неисключительной лицензии, когда правообладатель оставляет за собой право выдачи других лицензий (п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила Гражданского кодекса РФ о лицензионном договоре. Иными словами, все правила Гражданского кодекса РФ, применяемые к лицензионному договору, действуют и в отношении сублицензионного договора (постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 N С01-823/2015). Соответственно, к сублицензионному договору применяется и п. 1 ст. 1238 ГК РФ, согласно которому при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор). Гражданское законодательство не запрещает заключение последующих сублицензионных договоров: субсублицензионных, субсубсублицензионных и т.д. (смотрите, например, постановление ФАС Московского округа от 24.02.2011 N КГ-А40/647-11). Поэтому для передачи права использования программы ЭВМ материнской компании дочерняя организация (сублицензиат) в любом случае должна получить согласие сублицензиара. Согласие может быть дано лицензиаром (сублицензиаром) как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов (субсублицензиатов), так и отдельно — на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности из числа тех, которые были предоставлены лицензиату (п. 17 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29).
Таким образом, если в данном конкретном случае условиями сублицензионного договора предусмотрено право сублицензиара на заключение субсублицензионного договора с передачей прав использования программы для ЭВМ в том объеме, который дочерняя компания хочет передать материнской, дополнительного отдельного согласия сублицензиара не требуется. Если же сублицензионный договор такого условия не содержит либо ограничивает право сублицензиата на передачу прав использования программы для ЭВМ определенными способами использования, которые в данном случае рассматриваются как недостаточные, необходимо отдельное предоставление отдельного письменного согласия сублицензиара на заключение данного конкретного субсублицензионного договора.
По общему правилу обязательство, в том числе вытекающее из договора, создает права и обязанности только для двух его сторон и не может создавать прав и обязанностей для лиц, не участвующих в договоре (п. 1 ст. 307, п. 1 ст. 307.1, п. 3 ст. 308 ГК РФ). Сторонами сублицензионного договора по смыслу ст. 1238 ГК РФ являются сублицензиар и сублицензиат. Лицензиар по лицензионному договору (правообладатель) дает согласие на заключение такого договора, но сам в обязательстве между этими лицами не участвует. Аналогичным образом и сублицензиар не является стороной обязательства, возникающего между субсублицензиаром (в данном случае — дочерней организацией) и субсублицензиатом (материнской компанией).
Поэтому заключение с ним трехстороннего соглашения в такой ситуации не требуется. Вместе с тем с учетом принципа свободы договора (п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ) участники гражданского оборота вправе заключить договор на любых условиях, если это не противоречит императивным нормам. Следовательно, стороны вправе урегулировать свои права и обязанности как путем заключения субсублицензионного договора между дочерней организацией и материнской компанией с получением на это согласия сублицензиара, так и путем заключения трехстороннего договора. Это может зависеть, в том числе, от содержания сублицензионного договора (наличие или отсутствие в нем согласия на заключение субсублицензионного договора либо ограничение такого права), договоренностей о предоставлении сублицензиару прав на вмешательство в отношения по субсублицензионному договору либо (тем более) о принятии им на себя дополнительных обязанностей в связи с заключением такого договора и т.п.
Согласно п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное. При этом в соответствии с п. 2 ст. 1236 ГК РФ в случае, если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). В силу п. 5 ст. 1238 ГК РФ эти правила распространяются и на сублицензионный договор.
Следовательно, дочерняя организация (субсублицензиар) сохранит право использования программы для ЭВМ, если в субсублицензионном договоре не будет указаний на то, что лицензия является исключительной, то есть на отсутствие у субсублицензиара права предоставлять права использования того же программного продукта другим лицам. При наличии в договоре условия об исключительности лицензии субсублицензиар сможет использовать программу для ЭВМ только за пределами объема правомочий по ее использованию, который он предоставил субсублицензиату.

Смотрите так же:  Акт мх-3 возврат с хранения

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Серков Аркадий

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Сублицензионный договор на программы

Как составить сублицензионный договор на программное обеспечение Пример и комментарии к договору

1. Предмет типового сублицензионного договора

1.1. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату права на использование Программ для ЭВМ и баз данных (далее по тексту – «ПО») на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат принимать права и выплачивать вознаграждение на условиях настоящего Договора.

С 2008 года сублицензионный договор на программное обеспечение широко используется в схеме дистрибуции ПО в целях налоговой оптимизации, поскольку на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ суммы реализации по лицензионному договору на программы для ЭВМ и базы данных освобождены от НДС.

К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (см. ст.1238 ГК РФ). По сути, сублицензионный договор отличается от лицензионного договора только тем, что в последнем в качестве лицензиара выступает правообладатель. При заключении сублицензионного договора право использования программного обеспечения предоставляется конечному пользователю в пределах ранее выданной дистрибьютору лицензии. Таким образом, сублицензия производна от лицензии, по ней право передается по цепочке от правообладателя конечному пользователю через дистрибьютора (реселлера). Благодаря этому льготу по НДС может использовать не только правообладатель, но и дистрибьютор.

Такой же позиции придерживается Минфин и ФНС, отмечая при этом, что в случае продажи экземпляров программ по договору поставки с последующим предоставлением лицензии льгота по НДС не должна применяться. Поэтому важно не смешивать договор купли-продажи (поставки) программ, который необходим для правильного оформления реализации «коробочного» ПО или OEM продуктов, от чистой лицензии, когда первично предоставление права использования ПО, а его экземпляры передаются пользователю уже во исполнение основного обязательства.

Разумеется, такое деление достаточно условно. При необходимости передачу программ в составе программно-аппаратного или OEM-продуктов можно представить в виде лицензирования. Однако при этом важно учитывать указанные выше существенные отличия лицензионного договора от договора поставки.

1.2. Наименование ПО, количество его экземпляров или лицензий, лицензионное вознаграждение, а также иные необходимые условия указываются в Актах приемки-передачи, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания обеими Сторонами.

Существенными условиями сублицензионного договора являются положения о лицензируемом программном продукте, разрешенных способах его использования и размере лицензионного вознаграждения. При отсутствии таких условий в сублицензионном договоре он не считается заключенным. Тем не менее, мы рекомендуем не перегружать текст сублицензионного договора данными условиями, а вынести их непосредственно в акты, минуя в том числе дополнительную стадию подписания приложений. Это сэкономит время на составление договора и согласование с контрагентом, поскольку лаконичные документы воспринимаются проще.

Единственное исключение стоит сделать в отношении общих условий о способах использования, а также территории и сроке использования программного обеспечения . Их лучше отразить непосредственно в тексте сублицензионного договора.

1.3. Обязательным условием предоставления права использования на определенное ПО согласно настоящему Договору является безоговорочное принятие и соблюдение Сублицензиатом относящегося к такому ПО Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA) , к которому Сублицензиат присоединяется, начиная его использование.

Поскольку сублицензионный договор заключается дистрибьютором, который выступает в качестве посредника между правообладателем и конечным пользователем, в нем должны отражаться условия использования ПО, предусмотренные лицензионным договором с правообладателем.

Лицензиат не вправе предоставить сублицензиату больше прав, чем ему дано по такому лицензионному договору. Как это сделать, когда дистрибьютор распространяет ПО различных правообладателей? Проще всего сослаться на стандартную форму соглашения с конечным пользователем, предоставляемую таким правообладателем. Как правило, правообладатели сами требуют соблюдения данного условия от дистрибьютора в целях снижения собственных гражданских рисков.

1.4. Условия принятого Сублицензиатом EULA являются составной частью настоящего Договора и имеют преимущественную силу в отношении указанного в нем ПО.

Данная формулировка обеспечивает соблюдение требования законодательства о порядке заключения и содержании договора. Стороны не вправе ссылаться на договоры с третьими лицами, если не включили их условия в собственный договор.

1.5. Если иное не предусмотрено условиями принятого Сублицензиатом EULA, использование предоставленного ПО разрешается на территории Российской Федерации в течение всего срока действия исключительного права на такое ПО следующими способами: воспроизведение и использование по функциональному назначению.

Мы рекомендуем использовать такую универсальную формулировку в случаях реализации ПО конечному пользователю, который, как правило, не нуждается в иных правах на программное обеспечение для его применения в собственной хозяйственной деятельности.

Статья 1238. Сублицензионный договор

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Комментарий к Ст. 1238 ГК РФ

1. Унифицированное понятие сублицензионного договора впервые предусмотрено в ГК РФ, хотя возможность заключения сублицензионного договора допускалась и прежним законодательством, например п. 4 ст. 31 Закона об охране авторских прав.

Новеллами ГК РФ в части регулирования сублицензионных договоров являются:

1) закрепление письменного согласия лицензиара на заключение лицензиатом договоров сублицензий. Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно — на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

При отсутствии письменного согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора последующая передача таких прав является недействительной, что подтверждается и судебной практикой ;

———————————
См.: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47.

2) закрепление в п. 2 комментируемой статьи положения о недопустимости передачи прав в большем объеме, чем принадлежат лицензиату;

3) ограничение срока действия сублицензионного договора;

4) ответственность лицензиата перед лицензиаром, предусмотренная п. 4 комментируемой статьи, определяется лицензионным договором. Ответственность сублицензиата может быть аналогичной ответственности лицензиата, однако для лицензиара это не имеет значения, если иное не предусмотрено лицензионным договором. В лицензионном договоре может быть предусмотрена непосредственная ответственность сублицензиата перед лицензиаром.

Смотрите так же:  Как оформить продавца для ип

2. Пункт 5 комментируемой статьи предусматривает, что к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре, а именно положения о:

— существенных условиях договора;

— форме договора и требовании государственной регистрации (в том случае, если лицензионный договор требует государственной регистрации, это требование распространяется и на сублицензионный договор);

— досрочном прекращении лицензионного договора, что не должно влиять на сублицензионный договор (быть основанием для изменения или расторжения сублицензионного договора).

Сублицензиат не вправе предоставлять полученные права другим лицам.

К сублицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. 307 — 419 ГК) и о договоре (ст. 420 — 453 ГК), поскольку иное не установлено правилами части четвертой ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Положение п. 5 комментируемой статьи имеет важное значение не только для гражданско-правовых отношений, но и для налоговых. Так, в письме ФНС России от 6 марта 2008 г. N 03-1-03/[email protected] «О направлении письма Минфина России от 25.12.2007 N 03-07-11/640″ дается пояснение в части применения НДС к лицензионным и сублицензионным договорам. В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности» с 1 января 2008 г. не подлежит (освобождается) обложению налогом на добавленную стоимость реализация прав на использование программ для электронных вычислительных машин на основании лицензионного договора. Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

———————————
Документы и комментарии. 01.02.2008. N 3 (письмо Минфина России).

Пунктом 1 комментируемой статьи предусмотрено, что при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (сублицензионный договор). При этом на основании п. 5 этой же статьи к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Вышеуказанная норма Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 195-ФЗ должна применяться при передаче прав на использование программ для электронных вычислительных машин, осуществляемой лицензиатом на основании сублицензионного договора.

Сублицензированный договор по компьютерным программам

Здравствуйте уважаемые юристы. У меня к вам такой вопрос. Я хочу продавать компьютеры на которых установлен 1с, windows, кассовый аппараты, те все необходимое оборудование для торговли, с комплектующими программами. Нужно ли мне заключать с покупателями данной продукции договор сублицензирования или купли продажи? Жду ваш ответ

Ответы юристов (1)

Я хочу продавать компьютеры на которых установлен 1с, windows, кассовый аппараты, те все необходимое оборудование для торговли, с комплектующими программами. Нужно ли мне заключать с покупателями данной продукции договор сублицензирования или купли продажи?

Да, в данном случае, поскольку конечному приобретателю Вы передаете права на указанные программы, то у Вас будет смешанный договор на продажу компьютеров и сублицензионный договор.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Сублицензионный договор

Добрый день, скажите, пожалуйста, не противоречит ли существу исключительного права и положениям п.2. 1232 и ст.1238 ГК условие лицензионного и сублицензионного договора о праве лицензиата и сублицензиата предоставлять право на использование товарного знака третьим лицам без письменного согласия лицензиара (правообладателя)?

Ответы юристов (1)

Да, это возможно и не будет противоречить закону. В качестве подтверждения сошлюсь на п. 17 Постановления 5/29:

В соответствии с пунктом 1 статьи .1238 ГК РФ при письменном согласии
лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
другому лицу (сублицензионный договор).

Такое согласиеможет быть дано как в самом лицензионном договоре без
указания конкретных сублицензиатов
, так и отдельно — на заключение
конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе
ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных
договоров о предоставлении только отдельных способов использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

Как видите, Пленумы ВС и ВАС РФ разъяснили, что такое право может быть предоставлено самим договором в отношении не определённых заранее лицензиаром лиц.

А в силу п. 5 ст. 1238 ГК РФ, в случае если лицензиар уполмочил лицензиата на выдачу сублицензий любым лицам, то и лицензиат вправе уполмочить сублицензиата на право выдачи суб-сублицензий (однако 🙂 ) другим лицам.

С уважением, Бардов Иван.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

В чем отличие лицензионного и сублицензионного договоров

Различие между сублицензионным и лицензионным договором проводится по субъектному составу. В лицензионном договоре лицензиаром выступает непосредственно правообладатель лицензируемого объекта, а в сублицензионном договоре – лицо, ранее получившее право использование такого объекта по лицензионному договору.

Таким образом, сублицензионный договор является вторичным, а предоставляемые по нему права – производными.

Соответственно, по лицензионному договору возможный объем предоставляемых прав максимален и ограничивается только пределами охраны исключительного права правообладателя в соответствии с законодательством. В сублицензионном договоре объем предоставляемых прав сужен рамками лицензии, которую ранее получил лицензиар, поскольку невозможно передать больше прав, чем сам имеешь.

Помимо этого, на заключение сублицензионного договора требуется прямое разрешение правообладателя. Оно может быть выражено в лицензионном договоре или предоставляться отдельно.

В остальном к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре в силу прямого указания закона (ст.1238 ГК РФ).

Договор сублицензирования

Очевидно, что реализация организацией-разработчиком, не имеющей собственной производственной базы, принадлежащей ей интеллектуальной собственности возможна лишь посредством лицензионной торговли. Лицензиат в большинстве случаев заинтересован в приобретении исключительных прав, поскольку монополия позволяет владельцу определять политику введения объекта в хозяйственный оборот. На следующей стадии возможна продажа неисключительных лицензий (или сублицензий) третьим лицам.

Международный опыт лицензионной торговли свидетельствует, что продвижению на рынок объекта способствует возможность передачи неисключительных прав на его использование владельцем исключительных прав, полученных по лицензионному договору. В отдельных случаях продажа сублицензии обусловлена недостаточными производственными мощностями, не позволяющими лицу, получившему по лицензионному договору исключительное право на использование объекта, полностью насытить рынок.

В продаже сублицензии заинтересованы как правообладатель разработки, так и владелец исключительных прав, полученных по лицензионному договору, поскольку каждый из них будет иметь дополнительный доход в виде определенного процента от лицензионных платежей.

Продажа сублицензий способствует, на наш взгляд, и дальнейшему совершенствованию передаваемой разработки, что обусловлено необходимостью ее адаптации к новым технологическим условиям. В перспективе это ведет к созданию новых, более совершенных решений на основе запатентованного изобретения.

Смотрите так же:  Гражданско-правовой договор о выполнении работы определение

За рубежом продажа сублицензий при передаче технологий в силу отмеченных обстоятельств весьма активно используется как в отношении объектов, имеющих патентную защиту, так и не имеющих таковой и охраняемых в режиме ноу-хау. Подобный подход ряд специалистов рекомендует применять и в России.

Естественно, зарубежный опыт лицензионной торговли должен адаптироваться к российским условиям. Необходимо всесторонне анализировать любую доступную информацию, вырабатывая оптимальные рекомендации и схемы взаимоотношений для участников лицензионной торговли.

В этой связи прецедент, имевший место в 1999 г. в Санкт-Петербурге, позволил обратить внимание на привычные и кажущиеся очевидными аспекты лицензионной торговли.

Лицензиату по зарегистрированному в установленном порядке лицензионному договору предоставлялось право заключать с третьими лицами договоры на использование запатентованного объекта в режиме неисключительной лицензии. Однако реализация этого права, несмотря на регистрацию соответствующего договора в Роспатенте, была признана налоговыми органами противоречащей Патентному закону Российской Федерации. Они буквально трактовали п. 1 ст. 13 Закона, согласно которому любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованный объект лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора. Из ее текста также следует, что права лицензиату по лицензионному договору предоставляются патентообладателем. Третье лицо (лицензиат или принимающая сторона) обязано вносить патентообладателю плату за передачу прав на использование данного объекта и вправе осуществлять действия, обусловленные лицензионным договором.

Данный пункт Закона также регламентирует ограничения, накладываемые на стороны лицензионного договора, в зависимости от передаваемого объема прав (исключительного или неисключительного), где отмечается, что при неисключительной лицензии лицензиар (выше по тексту Закона в качестве лицензиара указывался патентообладатель) сохраняет за собой определенные права, подтверждаемые патентом. На этом основании налоговые органы делали вывод, что схема взаимоотношений в рассмотренном случае не соответствует российскому законодательству.

Оценка обоснованности претензий налоговых органов в представленной ситуации, равно как и анализ норм российского патентного законодательства, не входят в задачу данной статьи. Однако, поскольку существует реальная возможность повторения описанной коллизии, представляется целесообразным разработать меры, направленные на ее предотвращение.

Вероятность неоднозначного толкования патентного законодательства в отношении принятых в практике приемов и методов лицензионной торговли, чреватая наложением штрафных санкций, предопределяет необходимость самого пристального внимания к определению надежных схем взаимоотношений сторон при передаче научно-технических разработок, в том числе и имеющих патентную защиту.

Кардинальное решение данной проблемы связано с внесением соответствующих изменений в Патентный закон РФ, которые бы привели его в соответствие с мировой практикой и практикой Роспатента. Аналогичные изменения следует внести и в Закон о товарных знаках, содержащий аналогичную норму, в соответствии с которой право на использование товарного знака предоставляется по лицензионному договору между его владельцем и лицензиатом. Однако это весьма длительный путь.

Вполне закономерен вопрос: каким образом следует строить отношения сторон сейчас и имеется ли альтернатива схеме взаимоотношений сторон: патентообладатель – владелец исключительной лицензии – владелец неисключительной лицензии (сублицензии)?

Практика свидетельствует, что существует ряд ситуаций, когда целесообразно отказаться от описанной выше громоздкой схемы взаимоотношений при передаче технологий. В значительной степени это касается венчурных фирм. Действительно, таким фирмам нет необходимости приобретать исключительную лицензию, так как они не обладают необходимыми (а чаще всего какими-либо вообще) производственными мощностями для выпуска продукции по лицензии. Тем не менее на практике они нередко заключают с патентообладателем лицензионный договор на использование исключительных прав, по которому получают право заключения простых (неисключительных) лицензионных договоров с третьими лицами.

Представляется, что в подобной ситуации агентский договор или договор комиссии более отвечает реальному характеру взаимоотношений сторон, однако по ряду причин они недостаточно активно используются в практике предприятий, связанных с внедрением новых разработок. По агентскому договору (глава 52 ГК РФ) агент (венчурная фирма) обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала (патентообладателя, разработчика научно-технической продукции и др.) юридические и иные действия от своего либо от его имени. Агентский договор может предусматривать обязательство принципала не заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами, действующими на определенной территории, что удачно сочетается с практикой лицензионной торговли, когда принимающей стороне (лицензиату) передаются исключительные права. Сам же лицензионный договор может быть заключен непосредственно между патентообладателем и предприятием, использующим запатентованное решение. В этом случае стороны получают возможность передачи исключительных прав в полном соответствии с требованиями патентного законодательства.

Договор комиссии (глава 51 ГК РФ) предполагает, что комиссионер (венчурная фирма) обязуется по поручению комитента (например, патентообладателя) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Другой перспективной формой договорных взаимоотношений при передаче технологий представляется договор доверительного управления (глава 53 ГК РФ). По договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок (до пяти лет) имущество в доверительное управление. Исключительные права в числе прочих в соответствии со ст. 1013 ГК РФ могут быть объектом доверительного управления. Доверительный управляющий управляет этим имуществом в интересах учредителя управления (ст. 1012 ГК) или иного указанного им лица (выгодоприобретателя). В качестве доверительного управляющего может выступать коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия) или индивидуальный предприниматель. Доверительный управляющий по результатам своей деятельности получает вознаграждение и не может являться выгодоприобретателем.

Данный вид договора, на наш взгляд, наиболее перспективен, поскольку в его рамках возможен полный комплекс работ, присущих венчурной фирме. Так, в ходе коммерциализации разработки необходим ряд работ по приданию ей товарного вида, оплатить которые отечественный владелец в современных условиях не всегда в состоянии. Прежде всего это расходы на разработку технологической документации, зарубежное патентование, рекламу, участие в выставках и др. В ряде случаев венчурная фирма готова взять эти расходы на себя, что вполне укладывается в рамки договора доверительного управления.

Серьезным достоинством перечисленных выше договоров (комиссии, агентского, доверительного управления) является отсутствие требования об обязательной их регистрации в Роспатенте, что позволяет устанавливать срок их действия, а следовательно, и осуществлять необходимые действия в соответствии с предметом договора не с даты его регистрации, а с даты подписания.

Как показывает практика, в ряде случаев описание взаимоотношений сторон при передаче технологии может быть изложено с привлечением норм ст.421 ГК РФ “Свобода договора”, в соответствии с которой стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны также могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Таким образом, возможно заключение договора, содержащего элементы, например, агентского договора, договора подряда и договора на передачу права использования научно-технической продукции.

В этой связи следует рекомендовать более активно привлекать к их заключению отечественных патентоведов, занимающихся внедрением результатов интеллектуальной деятельности, находить более гибкие пути введения научно-технических разработок в хозяйственный оборот. А специалистам, тяготеющим к привычным, апробированным схемам продажи простой лицензии владельцем исключительной, целесообразно предусмотреть согласование условий договора на передачу неисключительных прав с патентообладателем.